Patent Box e marchi in fase di registrazione

Patent Box e marchi d’impresa in fase di registrazione

I marchi di impresa rientrano tra quelle tipologie di beni immateriali che permettono di accedere al regime del Patent Box, sia che risultino già registrati, sia che risultino ancora in fase di registrazione.

Il caso oggetto della risoluzione n. 81/E/2016

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 81/E/2016, dove vengono chiariti ulteriori dettagli sull’argomento.

Il caso a cui si riferisce il documento è quello di una società che utilizza direttamente il marchio e voleva avere l’accesso al Patent Box dal 2015. In tale ottica ha avviato una serie di procedure:

  • presentazione del modello di opzione il 23 dicembre 2015;
  • inoltro dell’istanza di ruling il 31 dicembre 2015;
  • presentazione della documentazione integrativa entro i giusti termini, prima del 29 maggio 2015.

A completare il quadro, il marchio in oggetto risulta ancora in corso di registrazione, dopo che la società ha depositato le domande necessarie presso gli uffici di competenza, ed è anche oggetto di opposizione da parte di terze entità.

Parlando di marchi in fase di registrazione, ai fini dell’accesso al Patent Box è sufficiente presentare la documentazione e le relative ricevute che attestano il deposito della domanda: se però risultasse in fase di svolgimento un procedimento di opposizione, questo potrebbe ostacolare la registrazione del marchio, con conseguenze anche sull’applicazione del Patent Box.

Con la risoluzione n. 81/E/2016, l’Agenzia delle Entrate chiarisce il dubbio, per quanto non in modo del tutto risolutivo, specificando che l’opzione sarebbe accessibile anche per i marchi con procedimenti di opposizione ancora pendenti.

Per approfondimenti sulla definizione e le caratteristiche del Patent Box, leggi il capitolo dedicato nella nostra guida.

Le precedenti leggi del Patent Box sui marchi d’impresa

Nel D.M. 30 luglio 2015, il Ministero dello Sviluppo economico insieme a quello dell’Economia e delle finanze, ha chiarito inizialmente che tra i beni immateriali che consentono l’accesso al regime agevolato Patent Box rientrano anche i marchi d’impresa, inclusi quelli collettivi, sia registrati che in corso di registrazione.

Con la Circolare n. 11/E/2016, l’Agenzia delle Entrate ha poi specificato in modo più accurato la definizione di marchio d’impresa, inteso come marchio registrato dagli Uffici competenti per la proprietà industriale (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, ecc.).
Per marchi in corso di registrazione si intenderebbero, quindi, le domande di registrazione fatte pervenire agli Uffici competenti.

La risoluzione n. 81/E del 2016

Il punto fondamentale, per l’accettazione dei marchi in fase di registrazione nel regime Patent Box, è l’attestazione dell’avvenuto deposito della domanda e dell’avvenuta registrazione del marchio, tramite due documenti diversi:

  • L’avvenuto deposito presentando una ricevuta rilasciata dall’Ufficio competente;
  • L’avvenuta registrazione presentando l’attestato di primo deposito, che consiste in pratica nell’ultimo attestato di rinnovo che ha rilasciato l’Ufficio competente.

In alternativa, è sufficiente fornire i dati delle banche dati da cui prelevare le informazioni necessarie.


Vuoi ulteriori informazioni sulla documentazione da fornire per il Patent Box?

Nel caso però in cui sia presente un procedimento di opposizione in corso, promosso da entità terze,  questo potrebbe compromettere il buon esito della registrazione del marchio, con effetto a cascata anche sull’applicazione del Patent Box.
Tuttavia, questo fatto non compromette la validità delle domande italiane e comunitarie, in quanto esse continuano a sussistere fino a che non siano state effettivamente rigettate.

Su questo punto la risoluzione appare più fumosa, in quanto sostiene che tale contestazione potrebbe compromettere il buon esito della registrazione del marchio, se l’autorità di competenza la accogliesse: questo avrebbe conseguenze dirette ed immediate sull’applicazione del Patent Box in relazione a tale bene immateriale.

In queste circostanze, l’unica soluzione è quella di agire prudentemente e segnalare in tempi brevi qualunque avvenimento possa far presupporre difficoltà nella registrazione del marchio.
Questo perché, ovviamente, nel caso in cui la procedura di opposizione per la registrazione del marchio vada a buon fine, il bene interessato non sarebbe più agevolabile.

Lo stesso principio dovrebbe valere anche per i brevetti industriali, compresi tra i beni agevolabili «se concessi o in corso di concessione», per i disegni e per i modelli.